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상표권 침해 경고장, 침해 성립 요건부터 꼼꼼히 살펴보자!

#상표권침해경고장#스타트업

사업을 하다 보면 같은 상표나 디자인 침해를 주장하는 경고장 혹은 내용증명을 받게 되는 경우가 생길 수 있다. 실제로 일부 스타트업은 의도하지 않게 상표권을 침해하는 경우도 많고, ‘괜찮겠지’ 하는 생각으로 안일하게 상표를 냈다가 낭패를 보는 경우도 있다. 지금부터 상표권 침해 경고장이 무엇이고 수신하게 됐을 때 어떻게 대응하면 좋을지 알아보자.

글. 서평강 상상특허법률사무소 대표 변리사

1. 상표권 침해 경고장이란?

경고는 상표권자 또는 전용사용권자가 등록상표를 무단으로 사용하고 있는 자에게 상표권이 있음을 인식시켜 침해행위를 중지할 것을 알리는 행위다. 즉, 경고장은 등록상표의 무단 사용자에게 상표권 침해를 알리고 즉시 침해를 중지할 것을 요구하기 위해 작성한 문서라 할 수 있다. 경고장은 보통 ‘내용증명우편’의 형식으로 보내진다.

침해 경고장 송부는 고의를 입증해 민·형사상 조치를 취하는 데 유력한 증거가 될 수 있으며 최근 개정법에 의해 징벌적 손해배상 제도가 도입되어 경고장 송부는 더 큰 의미를 가지게 되었다. 개정법에 따르면 고의적 침해의 경우, 법원은 손해액의 3배 이하 범위에서 배상액을 인정할 수 있다.

다만, 강력한 내용을 담은 경고장을 발송한 것이 형사소송법 제314조의 요건을 충족할 경우 업무방해죄가 성립될 수 있으므로 주의가 필요하다. 특히 상대방뿐만 아니라 그 거래처에 대해서까지 경고할 때는 그로 인해 상대방의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 더욱 세심하고 고도하게 살펴야 한다. 경우에 따라 명예훼손, 신용훼손 등 형사책임을 지게 될 수 있다.

2. 침해 경고장을 받으면 어떻게 대응해야 할까?

(1) 일반적 대응방안 경고장을 받으면 우선 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 상대방의 의향을 파악해야 한다. ‘특허정보검색서비스(KIPRIS, http://www.kipris.or.kr/)’에 경고장에 적힌 상표번호를 검색하면 상대방 상표의 법적 상태를 확인할 수 있다. 그리고 상대방 주장을 이해하기 위해 보낸 주체가 당사자인지 아니면 대리인인지, 상대 상표권이 특정되었는지, 침해 주장의 증거와 이유가 명시되어 있는지, 상대방 요구가 무엇인지, 회신기한은 언제까지인지 검토해야 한다. 만일 침해 주장의 증거와 이유가 제시되지 않았다면 상대방에게 명확한 근거 자료를 요구해 심리적 부담을 줄 수 있다.

(2) 경고가 타당한지 관련해 상표권 침해 여부를 검토 상표권자가 상표권 침해라고 판단하여 침해 경고장을 발송하더라도 상표권 침해 여부에 대해 잘못된 판단에 의한 경우도 있다. 따라서 바로 경고장에 대응할 것이 아니라, 전문가의 상담을 통해 상표권 침해 여부를 검토해야 한다. 상표권은 무체 재산권으로 침해 판단이 어려우며 다양한 법률적 검토가 필요하다.

상표권 침해 성립요건은 다음과 같다.‘1) 유효한 등록상표권이 존재할 것 2) 상표적 사용에 해당할 것 3) 상표권 보호범위 내의 사용일 것 4) 정당한 권원이 없을 것 5) 상표권의 효력이 제한되지 않을 것 6) 상표권 행사가 권리 남용에 해당하지 않을 것’

(3) 경고가 부당한 경우 – 답변서 회신 상표권 침해 여부를 검토한 결과 침해가 아니라는 판단을 했더라도 침해가 아니라는 답변서 회신을 받아야 한다. 상표권자의 잘못된 판단으로 상표권 침해 소송으로 이어지면 소송에 대응하기 위해 많은 시간과 비용 등이 소요되기 때문이다. 따라서 상표권 침해 소송으로 이어지는 것을 사전에 방지하기 위해서라도 법률적 근거를 제시하여 답변서를 발송하는 것이 좋다.

더욱 적극적인 대응 방안으로 특허심판원에 현재 사용 중인 상표가 상대방 상표권의 권리 범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 본 심판에서 승소해 심결을 받는 경우 추후 상표권자가 제기할 소송에서 유리한 자료로 활용될 수 있다.

만약 침해가 아님에도 소송으로 이어져 업무상 손해가 발생한 경우 손해배상청구를 할 수 있고, 형법상 명예훼손죄나 업무방해죄에 해당하는 경우 고소도 가능하다. 이외에도 상표권에 하자가 있거나 취소사유가 있는 경우 상표권 무효심판이나 취소심판을 청구해 등록상표를 소멸시켜 해당 상표를 자유롭게 사용할 수도 있다.

(4) 경고가 타당한 경우 – 실시 중지 및 답변서 회신 상표권 침해가 맞는다는 판단을 했다면 즉시 그 사용을 중단하고 향후 상대방의 상표권을 침해하지 않겠다는 내용의 답변서를 발송하는 것이 바람직하다. 등록상표의 사용행위가 상표권 침해인데도 불구하고 계속 사용할 경우 더 많은 손해배상액을 물어줘야 하고, 경고장을 송부 받은 후의 사용행위는 고의적인 행위로 인정되어 상표권 침해죄라는 형사상 책임을 지게 될 수 있기 때문이다. 다만, 상표권을 침해하지 않겠다는 내용의 회신을 하더라도 스스로 침해 사실을 인정하는 듯한 내용은 적지 않는 것이 좋다.

다음으로, 사용권 설정 계약, 상표권 양수, 화해·중재·조정 등의 조치를 강구해야 한다. 사용권 설정이나 상표권 양수 등의 조치가 불가한 경우에는 사용상표를 변경해야 할 것이다.

이외에도 경고가 타당하더라도 상표권에 하자가 있거나 취소 사유가 있다면 상표권 무효심판이나 취소심판을 청구해 등록상표를 소멸시키는 조치를 강구할 수 있다. 이 경우 오히려 공격과 수비가 뒤바뀌는 상황이 발생해 상표권자와의 원만한 합의에 도달할 가능성이 커진다. 상표권자의 상표권이 없어질 수도 있다는 위협이 협상 수단으로 쓰이는 것이다.

※ 본문의 견해와 주장은 필자 개인의 것이며, 한국벤처투자의 공식적인 견해와 다를 수 있습니다.

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